Ji-Eun KIM, John J. KIM

In Korea gibt es keine Fortsetzungsanmeldungen, lediglich Teilanmeldungen. Diese werden in Korea jedoch nicht nur eingesetzt, um auf Beschränkungserfordernisse zu reagieren. Vielmehr nutzen zahlreiche Anmelder Teilanmeldungen auch um Wirkungen zu erzielen, wie sie in den USA durch Fortsetzungsanmeldungen (continuation applications) erreichbar sind (z.B. Erhalt der Anhängigkeit einer Anmeldung, um später weitere Ansprüche oder andere Aspekte der Erfindung geltend zu machen). Außerdem wird in Korea im Rahmen der Anmeldung der gesamte Satz von Ansprüchen als Einheit betrachtet und entweder insgesamt anerkannt oder zurückgewiesen. Somit wird, wenn auch nur ein Anspruch in der Anmeldung zurückgewiesen wird, der gesamte Satz von Ansprüchen einschließlich ansonsten eintragungsfähiger Ansprüche zurückgewiesen. Daher sind Teilanmeldungen in Korea ein wertvolles Instrument und häufig wesentlicher Bestandteil einer guten Anmeldestrategie. Anmelder sollten sich jedoch der Gefahr der Doppelpatentierung bewusst sein, die unter Umständen zur Nichtigkeit beider Patente führen kann.

Wenn Patentanmelder in den USA einen Erteilungsbeschluss erhalten, melden sie häufig eine Fortsetzungsanmeldung an, um sich die spätere Ergänzung um weitere Ansprüche vorzubehalten. Dadurch kann sich eine Fortsetzungsanmeldung mit lediglich leichten Abwandlungen der Ausgangsanmeldung ergeben. Dies ist in den USA gewöhnlich kein Problem, da offensichtlichen Doppelpatentierungen durch einen Laufzeitverzicht (terminal disclaimer) abgeholfen werden kann. Dementsprechend müssen Praktiker nicht immer entsprechende Vorsicht hinsichtlich der Anspruchsreichweite walten lassen. Wenn ein bestimmter Anspruch nicht in dem ursprünglichen Anspruchsumfang enthalten war, kann der Anmelder immer noch versuchen, den Anspruch im Wege der Fortsetzungsanmeldung zu erlangen.

In Korea gibt es jedoch keinen Laufzeitverzicht. Wenn ein Anmelder ohne sorgfältige Überlegungen Teilanmeldungen anmeldet, kann dies daher zur Nichtigkeit der gesamten Patentfamilie aufgrund von Doppelpatentierungen führen. Falls sich in Korea bei der Anmeldung von Teilanmeldungen (nach Anmeldung der Ausgangsanmeldung) das Problem von Doppelpatentierungen abzeichnet, kann dies unter Umständen dazu führen, dass der Anspruchsumfang der Teilanmeldung wesentliche Aspekte der Erfindung nicht umfasst. Insoweit ist zu hoffen, dass eine Diskussion in Gang kommt, die zur Änderung des koreanischen Patentrechts und damit zur Verbesserung der gegenwärtigen Situation führt. Gegenwärtig jedenfalls sind Praktiker gut beraten, die Richtung der Anmeldung und den abzudeckenden Anspruchsumfang früh innerhalb des Anmeldungs- und Erteilungsverfahrens (idealerweise um den Zeitpunkt des ersten Bescheids) zu erfassen (so gut wie zu diesem Zeitpunkt möglich).

Dieser Artikel befasst sich mit den Maßstäben im Zusammenhang mit Doppelpatentierungen, den daraus resultierenden Problemen und möglichen Korrekturmaßnahmen.

Maßstäbe im Zusammenhang mit Doppelpatentierungen

In der koreanischen Patentpraxis kann sich das Problem der Doppelpatentierung ergeben, wenn die Ausgangsanmeldung und die Teilanmeldung dieselbe Erfindung betreffen oder im Wesentlichen identisch sind. Ob Doppelpatentierung vorliegt, bestimmt sich durch einen Vergleich der Ansprüche. Das Vorliegen einer Doppelpatentierung hängt in erster Linie von der Beschaffenheit der Erfindung ab. Weisen mehrere Anmeldungen keine Unterschiede in der Beschaffenheit auf, sind sie also "vollkommen identisch", sind Sie als Doppelpatentierung zurückzuweisen. Weisen zwei Erfindungen zwar Unterschiede in der Beschaffenheit auf, werden jedoch als "im Wesentlichen identisch" eingestuft, so können sie ebenfalls wegen Doppelpatentierung zurückgewiesen werden.

Beispielsweise werden auch Erfindungen, "die einige Unterschiede in der technischen Beschaffenheit aufweisen, als identisch angesehen, wenn solche Unterschiede die Abänderung einer bekannten oder verbreiteten Technologie darstellen, um ein spezielles Problem zu lösen, und keine besonderen Unterschiede hinsichtlich Zweck und Wirkung beinhalten." (Entscheidung des Obersten Gerichtshofs von Korea Nr. 84 Hu 30, vom 20. August 1985). Selbst Erfindungen unterschiedlicher Kategorien können als Doppelpatentierung zurückgewiesen werden. Der Oberste Gerichtshof entschied etwa, dass die jüngere Erfindung (Verfahren zum Recykling von Wachsresten für Wachsausschmelzguss) der älteren im Wesentlichen ähnlich war (Gerät zum Recykling von Wachsresten für Wachsausschmelzguss), weil die jüngere Erfindung auf eine Methode zur Verwendung des Geräts der älteren Erfindung abstellte und davon ausgegangen wurde, dass ihr dasselbe technische Konzept unterliegt (Entscheidung des Obersten Gerichtshofs von Korea Nr. 2005 Hu 3017, vom 12. Januar 2007).

Die Prüfungsrichtlinien des koreanischen Patentamts (KIPO) regeln ferner, dass zwei Erfindungen als im Wesentlichen identisch gelten, wenn sie lediglich in unwesentlichen Punkten voneinander abweichen, ohne dass das Konzept der Erfindungen betroffen ist. So gelten etwa einfache Unterschiede im Ausdruck, in der Anerkennung der Wirkungen oder in dem Zweck, einfache Abänderungen der Beschaffenheit, einfache Unterschiede in der Nutzung und einfache Definitionen zur Nutzung als potentielle Konstellationen für Doppelpatentierungen.

Das koreanische Patentrecht regelt jedoch keinen "Offensichtlichkeitstest" zur Bestimmung, ob Doppelpatentierung vorliegt. Dementsprechend gilt eine Teilanmeldung, die zwar im Hinblick auf die Ausgangsanmeldung "offensichtlich" ist, jedoch keine Abänderung einer bekannten oder verbreitet genutzten Technologie darstellt, nicht als Doppelpatentierung.

Korrektur von Doppelpatentierung

Je nach dem Stadium der Anmeldungen kann Doppelpatentierungen auf verschiedene Weise abgeholfen werden.

(1) Ausgangs- und Teilanmeldungen sind anhängig

Wenn die Ausgangs- und Teilanmeldungen anhängig sind, kann der Anmelder einer Doppelpatentierung durch die Änderung der Ansprüche einer oder beider Anmeldungen abhelfen. Zu beachten ist jedoch, dass in Korea Änderungen nur bis hin zur Beantwortung eines ersten Prüfungsbescheids (mithin in der Regel der erste Bescheid) ohne weiteres vorgenommen werden können. Dagegen sind spätere Änderungen in Erwiderung auf weitere Bescheide (z.B. letzter Prüfungsbescheid) nur eingeschränkt möglich. Änderungen in Erwiderung auf andere Bescheide als (erste) Prüfungsbescheide sind auf die (a) Reduzierung eines Anspruchs, (b) Korrektur von Schreibfehlern oder (c) Klärung einer mehrdeutigen Beschreibung begrenzt. Daher wird es immer schwieriger, Doppelpatentierungen zu vermeiden, wenn nicht entsprechend auf den ersten Bescheid reagiert wurde.

Alternativ kann der Anmelder eine der Anmeldungen zurücknehmen oder aufgeben um eine Doppelpatentierung zu vermeiden. Unter dem alten Patentgesetz heilte die Aufgabe einer anhängigen Anmeldung nicht das Doppelpatentierungsproblem, da die Aufgabe lediglich ex nunc wirkte. So musste der Anmelder die Anmeldung zurücknehmen. Seit der zum 3. März 2006 in Kraft getretenen Änderung des Patentgesetzes gilt jedoch eine aufgegebene Anmeldung im Rahmen der Bestimmung, ob Doppelpatentierung vorliegt, als nie erfolgt.

(2) Korrektur eingetragener Patente

Wenn eine oder beide Anmeldungen für dieselbe Erfindung oder im Wesentlichen identische Erfindungen als Patent(e) registriert ist (/sind), sind die Mittel gegen Doppelpatentierung beschränkt, was die Nichtigkeit beider Patente zur Folge haben kann. Wenn bereits beide Patente eingetragen sind, können beide durch Nichtigkeitsverfahren angegriffen werden (ein Nichtigkeitsverfahren ist ein Verfahren, das beim IP Tribunal, einer Spruchkammer innerhalb des koreanischen Patentamts, eingeleitet wird).

In einem Nichtigkeitsverfahren verwarf der Oberste Gerichtshof zwei Gebrauchsmustereintragungen für im Wesentlichen identische Erfindungen, die durch denselben Anmelder, am selben Tag angemeldet wurden. Der Oberste Gerichtshof berief sich auf Artikel 36 des koreanischen Patentgesetzes, wonach bei "Anmeldungen, die sich auf dieselbe Erfindung beziehen und am selben Tage angemeldet werden, nur die Person, auf die sich alle Anmelder nach Beratung einigen, ein Patent (oder eine Gebrauchsmustereintragung) für die Erfindung erhält. Wenn keine Einigung erzielt wird, oder keine Beratung möglich ist, erhält keiner der Anmelder ein Patent (oder Gebrauchsmustereintragung) für die Erfindung." Auf diese Vorschrift stützte sich der Oberste Gerichtshof und befand, dass "wenn zwei Anmeldungen für die im Wesentlichen identische Erfindung durch denselben Anmelder angemeldet werden, keine der Anmeldungen zulässig ist" (Entscheidung des Obersten Gerichtshofs in Korea Nr. 84 Hu 14, vom 28. Mai 1985). Wenn jedoch eine der Eintragungen zuerst für nichtig erklärt wird, kann die verbleibende Eintragung gültig bleiben, da die nichtige Eintragung als nie existent gewesen gilt.

Wenn zwei eingetragene Patente als identisch oder im Wesentlichen identisch, mithin als Doppelpatentierung, gelten, löst selbst die Aufgabe eines der Patente nicht das Problem. In einem Fall besaß der Anmelder ein eingetragenes Patent hinsichtlich einer Methode und ein eingetragenes Gebrauchsmuster hinsichtlich eines Geräts. Der Patentinhaber gab später die Gebrauchsmustereintragung auf in der Hoffnung, Doppelpatentierung abzuwenden. Der Oberste Gerichtshof befand, dass die Aufgabe der Gebrauchsmustereintragung nicht den ursprünglichen Defekt der Doppelpatentierung heilt, weil die Aufgabe der gewährten Gebrauchsmustereintragung keine Rückwirkung entfaltet (Entscheidung des Obersten Gerichtshofs in Korea Nr. 2005 Hu 3017, vom 12. Januar 2007). Demnach vermag die Aufgabe des eingetragenen Patents, anders als die Aufgabe der anhängigen Anmeldung, nicht, die Doppelpatentierung zu lösen.

Demnach ist einer Doppelpatentierung, wenn bereits beide Patente erteilt wurden, abzuhelfen (a) durch ein Berichtigungsverfahren (ein Einparteiverfahren beim IP Tribunal) oder (b) im Rahmen der Reaktion auf ein Nichtigkeitsverfahren. Entscheidend ist, dass die Korrektur im Wege eines Berichtigungs- oder Nichtigkeitsverfahrens erfolgt, Wirkung ab dem Anmeldetag entfaltet. Daher heilt eine Berichtigung, die die Doppelpatentierung behebt, beide Patente. Jedoch sind die erlaubten Änderungen, wie erwähnt, beschränkt auf (a) die Beschränkung eines Anspruchs, (b) die Korrektur von Schreibfehlern oder (c) die Klärung einer widersprüchlichen Beschreibung. Ferner kann die Korrektur nicht den ursprünglichen Umfang wesentlich ändern. Und für das Berichtigungsverfahren muss der berichtigte Anspruch patentfähig zum Anmeldetag sein. Aufgrund der begrenzten Berichtigungsmöglichkeiten kann es schwierig sein, das Doppelpatentierungsproblem unter Aufrechterhaltung des begehrten Anspruchsumfangs zu lösen.

Frühe Überprüfung der Anspruchsstrategie

Wie oben erörtert, können Doppelpatentierungen ernsthafte Schwierigkeiten bereiten, insbesondere nach Patenteintragung. Aufgrund der restriktiven Handhabung von Änderungen gestalten sich Doppelpatentierungen oft bereits nach der Reaktion auf einen Prüfungsbescheid als schwierig. Vielfach entstehen Doppelpatentierungsprobleme mangels sorgfältiger Betreuung von Patentportfolios (z.B. Massenanmeldungen und/oder Teilanmeldungen von Gegenständen, die als "im Wesentlichen identisch" angesehen werden können).

Obwohl es nicht immer praktikabel sein mag, ist die beste Art der Vermeidung von Doppelpatentierungen die vollständige Erfassung der Ausrichtung des Anspruchsumfangs frühzeitig während des Anmeldungs- und Erteilungsverfahrens (idealer Weise vor der Antwort auf den ersten Bescheid) und die Formulierung einer umfassenden Strategie. Berater sollten dementsprechend die Bedürfnisse der Mandanten verstehen und sich des Risikos der Doppelpatentierung während des gesamten Anmelde- und Erteilungsverfahrens bewusst sein.