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法律简讯

【案例】等同侵权判定中的“技术效果实质相同”的判断标准

2021.10.29

[等同侵权判定原则]

 

侵权产品与发明专利相比,技术特征存在稍许区别不构成等同侵权,但与发明专利的课题解决原理相同、技术效果实质相同,而且该区别也属于本领域普通技术人员能够容易想到的变更范围,如无特殊情况,应判定为侵权产品等同于该专利的权利要求所保护的发明,仍构成专利侵权。

 

在判断侵权产品是否与发明专利的“课题解决原理相同”时,不应仅从权利要求的字面上提取部分技术特征,而是参考说明书内容以及申请当时的公知技术等,对于发明专利区别于现有技术的核心技术构思(特有的解决方法)进行实质性研究后再作判定(参考韩国大法院2019.1.31.宣告2017HU424判决、韩国大法院2020.4.29.宣告2016HU2546判决等)。

 

关于“技术效果是否实质相同”,应当以现有技术未能解决、而发明专利能够解决的课题为主判断侵权产品是否同样能够解决该相同课题。因此,原则上来讲,侵权产品中包含发明专利中特有技术方案为基础的核心技术构思(应参考发明专利的说明书以及申请当时的公知技术等),则视为两技术效果实质上相同。然而,如果上述核心技术构思在发明专利申请当时已经公开或可视为公知技术,则该核心技术构思不能看作是发明专利所特有的,也不能认为发明专利解决了现有技术未能解决的技术课题。此时,不能就发明专利的核心技术构思体现于侵权产品为由判断两技术效果实质相同,而是应该通过比较等同侵权构成要素的各个功能或作用来进行判断(请参考韩国大法院2019.1 31.宣告2018DA267252判决,韩国大法院2019.2.14.宣告2015HU2327判决等)。

 

[案例介绍——韩国大法院对于等同侵权的判定]

 

涉案发明专利的名称为“炊具的可拆卸手柄”,涉及一种通过简单操作能够与各种烹饪容器分离和结合的手柄。涉案专利的“通过操作旋转式操作部使得滑板前后移动”的技术构思及“通过设在上表面的按钮让按压构件或销构件上下移动从而控制滑板的前后移动,以防止因失误导致按压按钮的情况”的技术构思,在申请当时已被其他专利所公开。如此一来,上述技术构思不属于涉案专利所特有的技术,也不能认为其解决了现有技术未能解决的技术课题,因此不能将涉案专利的权利要求1和侵权产品的技术效果的是否实质相同作为判断标准,只能通过比较各个区别技术特征的功能或作用来判断是否构成等同侵权。

 

从区别特征(销构件以贯通上、下构件及滑板的方式设置,该销构件通过上下相对位置控制滑板的前后移动,由第二弹性弹簧弹性地支撑销构件的上下移动)来看,涉案专利的旋转式操作部由于“以贯通上、下构件及滑板的方式设置的销构件”而旋转,除非拆除销构件,否则无法从烹饪容器中分离手柄;而被告所实施的产品锁销片是滑片向上倾斜弯折而一体形成的,在安装手柄时只需向反方向旋转控制杆,就能让连接于控制杆和弧形牵引杆的滑片向前移动,且锁销片卡在设于上部构件内表面的止动器,使得手柄和烹饪容器稍微分开,并在该状态下按压设在控制杆中央的按钮能够直接按下锁销片,从而锁销片会从止动器拆卸形成完全分离的状态。因此,韩国大法院认为涉案专利和被告的实施产品在技术效果上是存在区别的。

 

作为原审法院的韩国特许法院认为,虽然涉案专利与被告所实施的产品在结构上存在区别,但通过区别特征解决技术课题的原理相同,技术效果也实质上相同,且区别特征可由本领域普通技术人员通过设计变更而容易获得,因此被告产品落入涉案专利等同侵权的范围,判定被告生产·销售产品的行为侵犯(等同侵权)了原告的专利权。韩国大法院却推翻了特许法院的判决。

 

[金张见解]

 

等同侵权的判定要素中,侵权产品与发明专利的“解决课题原理相同与否”的判断标准在过去有过多次改变,同时相关判例也在不断的积累。然而,关于等同侵权的判定要素之一“技术效果的实质相同性”,有时也会因解决课题原理的相同而直接认可技术效果的相同,使得等同侵权判定要素的分类没有太大的实际意义。

 

在如此背景下,大法院2019.1.31.宣告2018DA267252判决可以说是立下了一个新的标杆,再次明确解释了“技术效果实质相同与否”在等同侵权判定中的意义。

 

对于争议点在于等同侵权的案件,当事人应参考说明书内容以及申请当时的公知技术等,将涉案专利与现有技术进行比较后,提取出发明专利的核心技技术构思(以发明专利特有的解决手段为基础)(韩国大法院2019.1.31. 宣告2017HU424判决中清楚地解释了不得根据说明书中未涉及的公知技术,排除能够从说明书中知晓的核心技术构思,而将其他技术构思代替为核心技术构思),且需要关注核心技术构思是否在申请当时已经公开或可视为公知内容,并谨慎分析技术效果是否相同。

 

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