在专利申请前有时需要将所要保护的产品（或技术）提供给第三方，此时通常会签订用于明确保密期限、保密对象等的保密协议，以确保该产品（或技术）不会在专利申请前公开，同时向第三方提供的产品数量在提供目的的合理范围内的情形，即便产品在申请前被公开，也可以视作违背权利人意思的公开(特许法院2021年8月21日宣告2020He4990判决)。

• 案件概要

原告（无效审判的被请求人）是‘车牌安装板’发明的权利人。在专利申请前，原告与D就该发明的生产模具签订了模具供应合同（包括保密协议），然后为了‘验货’向D提供了用上述模具生产的700个本发明试制品。为了获得市场反馈，D将上述试制品有偿或无偿提供给了员工或熟人，以将其安装在车上，安装有上述试制品的汽车图片也被公开在YouTube、Naver博客等媒体上，导致上述发明在专利申请前公开。此后，原告提交专利申请并获得了授权，但申请阶段未曾主张不丧失新颖性的公开。

正因该专利在申请前公开而在无效审判（相当于中国的无效宣告）中被判无效，原告在后续行政诉讼中主张该公开违背了权利人的意思，属于不丧失新颖性的公开。然而，特许法院认为原告向D提供700个试制品时，允许了D向没有保密义务的第三方提供该试制品，因此该公开不能视为违背权利人意思的公开，判定不具有新颖性。

• 特许法院的判断

特许法院根据下述实情综合分析后，判定不予认可原告的不丧失新颖性主张。

(1) 模具供应合同的保密协议仅以原告制作‘模具’交付给D为目的，故不能视为包含了申请前的产品销售禁止约定，而原告向D提供700个试制品当时，也未就禁止销售签订另外明文合同。

(2) 试制品安装在车辆外面，结构较简单，仅从安装到车辆的外观即可直观地了解发明内容，从而更应该特别注意防范发明创造的公开，但原告向D提供700个试制品当时，没有采取其他保密措施。

(3) D经营数家代理店和总经销店，原告与D存在业务来往，当向D提供700个试制品时，同时也提供了几乎同等数量的、需要与试制品一并交换安装的车牌框架，原告提供的数量显然远远超过仅为确认试制品通过模具是否制作良好的数量，由此可以推断，原告提供700个试制品的目的并不单单是为了‘模具验货’，同时还存在想要获得市场反响的目的。 

(4) D在模具供应合同中特别强调了遵守供货期限，此后将模具验货期限设定为15日。D收到原告提供的试制品后，立即在网上开展推广宣传，并通过汽车爱好者协会销售试制品，采取非常积极的上市、宣传、销售等措施。考虑到试制品仅限于特定车型，且原告向D提供700个试制品之前已与D签订试制品供应协议等因素，原告有充分的动机去积极协助D对该试制品进行推广和上市。

• 本所建议

根据韩国特许法第30条，申请专利的发明创造在申请以前十二个月内，有下列情形之一的，不丧失新颖性：① 权利人自行公开发明创造的情况，可在专利申请时或者在专利申请后一定期限内（如修改期限，在收到授权决定后3个月内等），主张不丧失新颖性的公开且递交相关证明材料，或者② 违背权利人意思的公开的情形，当收到审查意见或者在无效审判中得知该发明是违背权利人意思被公开的，则可以通过证明主张不丧失新颖性的例外。

本案中，原告基于与D签订的模具供应合同中的保密协议，主张D公开试制品是违背原告意思的公开，并以此为由试图主张不丧失新颖性的例外，但由于模具供应合同中的保密协议并未包含专利申请前的禁止销售等条款，上述违背原告意思公开的主张未能成功说服法官。从中能够获得的启示是，签订保密协议时，需要仔细考量需要保密的对象。

此外，如果不清楚是否属于违背权利人意思的公开，并且在专利申请过程中得知公开事实的情形，本所建议在专利授权之前主张不丧失新颖性的例外。这是因为，在申请专利前存在发明创造被公开的情况，在后续纠纷中需要投入大量时间和努力来进行维权。本所建议尽量在公开发明创造之前提交专利申请，若不得已需要在专利申请前由权利人自行公开、或者与权利人签订保密协议之人向第三方公开发明创造时，应尽量减小公开范围并迅速递交专利申请。