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法律简讯

[修订法] 自2024年5月1日起施行新引入的商标共存同意制度

2023.12.20

2023年10月31日,以引入商标共存同意制度为主要内容的韩国《商标法》的修正内容已予以公布,并自2024年5月1日起施行。该修正法旨在引入商标共存同意制度以克服在先商标障碍,这也是商标业界人士期盼已久的一项制度。详情请参考下文。

 

现行商标法不允许在同一种或类似商品上注册与他人在先申请或注册商标近似的商标。即使申请人向韩国特许厅(“KIPO”)提交引证商标所有人出具的明确同意在后申请注册的共存同意书,KIPO 也不予接受。因此,如果双方经友好协商一致同意其商标在韩国共存,除了签署共存协议外,双方还得采用受让后再转让(“assign back”)的迂回策略,即将被初步驳回的在后申请商标(或引证商标)暂时转让给另一方,使商标归于同一方名下,待驳回理由被克服,在后申请商标成功注册后,再将临时受让的商标重新转让给原所有人。

 

从上述描述中可以看出,现行实务方式在成本、时间和程序方面均非常低效,而且也与其他国家的制度不一致。一些国家虽然也审查冲突商标,但在审查时会将共存同意书(如提交)纳入考虑。由于这些原因,韩国多年来一直在讨论引入共存同意制度的必要性。

 

修正法的主要目的是(i)反映实际的交易需求;(ii)减轻尽管已获得引证商标所有人的同意但仍需经过额外程序才能注册商标的不便;(iii)放宽商标的可注册性要求。值得注意的是,作为一项对市场公平竞争与消费者的保护措施,该修正法还包括一项规定,即如果通过共存同意制度得以注册的商标涉及不正当竞争,容易引起消费者混淆和/或欺瞒消费者,则应当被撤销。此外,共存同意制度不适用于双方在相同商品上申请注册完全相同商标,以及除已提交共存同意书的在先申请或在先注册商标外还存在其他驳回理由的情况。

 

根据KIPO统计,在2022年KIPO发出的商标相关审查意见中,约有40%是与在先申请或注册商标冲突导致的。因此,预计韩国引入共存同意制度将对商标所有人产生重大影响。

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