金张律师事务所在韩国大法院(相当于中国的最高法院)获得了一个具有典型意义的判决。在判决中,法院认定诉争商标LEGOCHEMPHARMA有可能损害引证商标LEGO的财产价值,应当予以无效。本次判决是韩国大法院首次适用商标法第34条第1款第11项规定的"商标淡化"作出的判决,明确了该条款下评估商标淡化的标准。商标法第34条第1款第11项制定于2014年,该条款禁止“任何可能损害他人驰名商标的显著性或声誉的商标”获得注册。
大法院在本案判决中认定,引证商标LEGO是受商标法保护的具有重大财产价值的驰名商标,使用诉争商标LEGOCHEMPHARMA可能会损害引证商标LEGO的价值,因而,无论是否会导致对商品来源的混淆误认,均应宣告诉争商标LEGOCHEMPHARMA无效。
诉争商标LEGOCHEMPHARMA的商标权人是LegoChem Biosciences Inc.(“LegoChem Bio公司”),一家开发抗体药物结合物的生物制药公司。LegoChem Bio公司的核心观点之一是,“lego chemistry”一词在该公司所在领域已被广泛用作技术术语,指称一种用于制药的分子合成方法,具有通用性。该公司主张其公司名称中采用“LegoChem”部分是因为该公司在开发治疗方法的过程中使用了“lego chemistry”技术。
本案始于2016年,LegoChem Bio公司申请了本案诉争商标以及英文和韩文“LegoChemBio”标识(共10件)。LEGO Group(“乐高集团”)对前述所有标识均提出了异议,但请求暂缓除了诉争商标LEGOCHEMPHARMA以外的其他案件的审理,以等待针对诉争商标LEGOCHEMPHARMA的裁定。
韩国特许厅以消费者混淆和淡化为由支持了乐高集团对诉争商标LEGOCHEMPHARMA提出的异议,但LegoChem Bio公司向韩国特许审判院(IPTAB)申请复审成功,诉争商标获得了注册。此后,韩国特许审判院以不会造成消费者混淆和淡化为由驳回了乐高集团对诉争商标提出的无效请求。
在韩国特许法院审理期间,LegoChem Bio公司自愿注销了诉争商标LEGOCHEMPHARMA,即大法院的审理对象。通过注销诉争商标LEGOCHEMPHARMA,LegoChem Bio公司可以主张“起诉缺乏诉的利益”,并请求韩国特许法院驳回起诉,以使韩国特许审判院作出的对其有利的无效宣告决定(即商标权有效)生效。
然而,特许法院在其判决中支持了乐高集团提出的淡化主张,并做出了有利于乐高集团的判定。法院表示,由于引证商标LEGO在韩国具有非常高的知名度且与诉争商标构成近似,无论双方产品之间是否存在混淆或任何竞争的可能性,都可以合理地认为乐高集团因对其品牌的重大投资而享有的良好声誉、品牌影响力和消费者吸引力将因诉争商标的使用而被淡化,并将导致引证商标LEGO的显著性及其作为商品来源标识的功能受到损害。
法院还认可乐高集团的起诉具有诉的利益。
大法院维持了韩国特许法院的判决,并确认商标法第34条第1款第11项的目的是,即使不存在对商品来源的混淆误认的风险,通过防止可能会损害驰名商标的显著性或声誉的商标的注册,保护消费者吸引力或品牌影响力等驰名商标的财产价值。法院适用该条款的具体标准是(1)诉争商标与引证商标的近似程度,(2)驰名商标的知名度和显著性,(3)诉争商标的申请人是否具有使诉争商标与驰名商标产生联系的主观意图;(4)诉争商标与驰名商标是否存在实际联系。
具体来说,在本案中,法院认为诉争商标LEGOCHEMPHARMA中的“LEGO”部分本身就可以起到标识商品来源的作用。鉴于引证商标LEGO具有相当强的显著性和强大的品牌影响力,诉争商标LEGOCHEMPHARMA中的“LEGO”部分会给消费者留下深刻的印象。此外,法院表示,没有证据表明“lego chemistry”是化学领域的通用术语。法院进一步指出,考虑到消费者可能会将诉争商标LEGOCHEMPHARMA与引证商标LEGO联系起来,并且LegoChem Bio公司也没有使用“lego Chemistry”一词的必要性,因此,LegoChem Bio公司申请诉争商标LEGOCHEMPHARMA,很可能具有使其商标与在先引证商标LEGO产生联系的主观意图。法院认定,在指定商品上使用诉争商标LEGOCHEMPHARMA,会损害驰名商标LEGO表明其单一商品来源的能力。
随着本案判决的作出,由于无需证明相关商品或服务具有类似性,或者存在经济联系,乐高集团将能够更容易地阻止他人的商标申请。本案判决对所有驰名商标的商标权人亦具有重大影响。