2023年10月4日，韩国釜山地方法院（案号：釜山地方法院2023.10.4宣告2023-GaHap-42160）以被告故意侵犯专利权人的专利权为由，部分支持了原告提出的惩罚性赔偿请求。这是规定了惩罚性赔偿制度的韩国《特许法》修正案于2019年7月9日生效以来，韩国法院首次适用惩罚性赔偿。该修订法赋予了法院对故意侵权行为适用三倍赔偿（最高为实际损失的三倍）的自由裁量权。此外，将赔偿幅度由之前的三倍提高到五倍的《特许法》修正案已于2024年1月25日公布，并将于2024年8月21日生效。

在修订法生效之前，专利权人只能就专利侵权行为造成的实际损失主张赔偿（参见韩国《特许法》第128条第1~5款）。但修订法生效之后，除了实际损失外，还允许法院对2019年7月9日之后首次发生的任何故意侵权行为在实际损失的三倍以内确定惩罚性赔偿（见韩国《特许法》第128条第8款）。

根据修订法，法院在确定惩罚性赔偿额时，应综合考虑以下因素：（i）侵权人是否具有市场优势地位；（ii）侵权人是否明知侵权行为会对专利权人造成损害，或者是否有意造成损害；（iii）专利权人所受损害的程度；（iv）侵权人因侵权行为获得的经济利益；（v）侵权行为的期间和次数；（vi）对侵权行为的罚款；（vii）侵权人的财务状况；（viii）侵权人为减少专利权人所受的损害而作出的努力。

在此次判决之前，虽然有少数案件曾考虑适用惩罚性赔偿，但最终未适用，理由是：（i）行为人不具有侵权故意；或（ii）未达到适用该惩罚性赔偿所需的故意程度；或（iii）首次侵权行为发生在修订法生效之前，即使同一侵权行为在修订法生效之后仍在继续实施。

作为首例适用上述修订法的案件，釜山地方法院对涉及“带密封圈的烹饪容器盖”专利的故意侵权行为适用了惩罚性赔偿。这一判决意义重大，因为侵权行为首次发生于2015年，一直持续到2022年，横跨修订法生效前后两个不同的时期，而此次判决对2019年7月9日修订法生效之后发生的侵权行为适用了惩罚性赔偿。

判决书中列出了以下适用惩罚性赔偿的依据：

• 被告于2015年10月向原告发出关于使用涉案专利的协议书，之后被告实施了涉案侵权行为，原告于2019年2月向被告发出了要求停止侵权的告知函。
• 2019年5月，原告向韩国公平交易调解机构提出请求，要求就被告继续使用原告专利进行调解，并确定相关使用费。
• 被告在2015年至2022年间的销售额分别为2017年1,432亿韩元、2018年1,282亿韩元、2019年1,091亿韩元、2020年272亿韩元、2021年1,202亿韩元、2022年936亿韩元。
• 被告的销售额和收入较2021年4月大幅下降，甚至有被告向经销商回购库存的记录。

本案中，法院主要考虑了被告的市场地位、被告因侵权行为获得的经济利益及其财务状况等因素，确定了0.5倍的惩罚性赔偿额。尽管适用了惩罚性赔偿，但相对于实际损失而言，赔偿金额较低。法院确定的赔偿额如下表。

被告不服一审判决，已上诉至特许法院，目前该案正在二审审理中。鉴于之前已有不予适用惩罚性赔偿的先例，一审判决能否得到维持是一个值得关注的问题。

尽管如此，值得注意的是，法院首次对横跨修订法生效前后的侵权行为认定了惩罚性赔偿。此次判决有望为其他法院对故意侵权适用惩罚性赔偿提供新的视角，有助于强化对专利权人合法权益的保护。