最近韩国大法院做出判定，即便专利被宣告无效且已确定，但在专利无效确定之前，双方关于禁止实施专利的合同仍然具有法律效力，因此被告需承担从合同终止至专利无效确定期间因实施专利而产生的损害赔偿责任（大法院判决2024DA270105，2024.11.20宣告）。
1. 案件概要
在本案中，生产和销售复合板材产品的股份公司A（以下简称A公司，为原告）向同样从事该业务的股份公司E（以下简称E公司，为被告）提起了损害赔偿诉讼。双方曾签订一份相互合作合同，其中明确包含一项禁止实施义务条款，即合同期满后，E公司不得使用A公司的专利技术或生产类似产品。A公司声称，E公司在合同期满后未经许可，擅自使用其专利技术，生产和销售相似产品，致使A公司遭受了经济损失。
对此，E公司辩称，由于相关专利已被宣告无效，因此上述合同中的相关条款已失去效力；并且，E公司所实施的技术方案属于自由实施的技术，并未违反上述合同中的规定。
2. 事实关系
合同的订立与终止：2009年2月27日，A公司与E公司签订了一份相互合作合同，旨在共同生产和销售复合板材产品。2013年8月8日，E公司向A公司发出通知，表示在未收到A公司进一步意见的情况下，将不再延长该相互合作合同的期限。由于A公司与E公司未能就合同延长期限达成一致意见，因此，该相互合作合同于2014年2月27日终止。此后，E公司开始独立进行相关产品的生产和销售。
专利无效：2014年2月27日，E公司向韩国特许审判院提交了申请，请求宣告A公司所持有的两项涉案专利无效。经过一系列的审判和诉讼程序后，2017年6月9日，这两项涉案专利均因缺乏创造性而被正式宣告无效，并得以确认。
相互合作合同的主要内容：
3. 韩国特许法院与韩国大法院的判断
(1) 韩国特许法院（2022 NA 1975, 2024. 6. 27.宣告）
① 合同的有效性和终止后的效力
E公司辩称，合同在专利被宣告无效并确定后已失去效力。然而，法院认为，在签署合同时，专利的有效性并未得到绝对保证。即便涉案专利在2017年6月9日被宣告无效并得以确认，合同中的禁止性约定仍然具有法律效力，至少在2017年6月9日之前是有效的。法院还进一步指出，无论专利是否有效，合同中所规定的禁止生产义务均持续有效，并据此驳回了E公司的主张。
② 能否采用自由技术抗辩
法院明确认定，即便该产品是基于自由实施技术所生产，E公司以此为由提出的主张，也不能被视为能够有效阻却A公司因E公司违反相互合作合同而提出的损害赔偿请求的正当抗辩，更不能视为滥用权利的行为。
③ 专利技术侵权和损害赔偿责任
A公司主张，E公司在合同终止后生产和销售了类似产品，侵犯了其专利技术。而E公司则依据订正后的权利要求，声称其行为并未构成侵权。鉴于本案中各项权利要求的确定需基于当事人的意思表示进行解释，特许法院认为，应当依据两项专利订正前的权利要求，对相关技术特征进行比对。经过比对，特许法院认定E公司的产品确实实施了A公司的专利，并据此确认了E公司应承担的损害赔偿责任。
(2) 大法院（2024 DA 270105，2024. 11. 20. 宣告）
- 即使专利被宣告无效且已确定，但在无效确定之前，禁止实施专利发明的合同仍然有效存续，并不失效。
- E公司在上述期间内，实施了涉案专利或生产了与涉案专利在结构和作用效果上相似，且在市场上具有替代性的产品，违反了合同中不实施专利的义务。
- 基于自由实施技术的抗辩，并不能成为违反合同义务的正当理由。
4. 评论
(1) 此次判决再次确认了，即便专利无效已得到确认，合同条款也不会因此而自动失效，这为专利发明实施合同及合作合同的解释树立了重要的先例。
(2) 大法院认为，无论专利是否无效，合同中所规定的义务均持续有效，这凸显了合同效力的独立性以及合同项下的责任不可免除。
(3) 法院明确了自由实施技术抗辩的适用范围，指出即便被告生产的产品在技术上可源自公知技术，也不能因此规避合同中所规定的义务。
