韩国特许法第126条之2关于提供具体行为样态义务的条款(以下简称″该条款″)自2019年增设以来‚鲜有实际适用的案例。近期‚韩国法院作出一起实际适用该条款的案例‚因被告未能提供具体行为样态‚韩国法院认定专利权人主张的实施样态真实(首尔中央地方法院2024.10.10宣告2020gahap544926判决)。

韩国法院指出‚鉴于上述条款有可能被滥用作为基于模糊的事实或推测的试探性地证据收集手段‚或者探查对方商业机密的工具等‚被告提供具体行为样态的义务程度应当与原告具体指出被告侵害行为样态的程度相匹配。因此‚如果原告未能提出基于实证的､与侵权相关的具体侵害样态证据‚被告提供具体行为样态的义务也可能不被认可。此外‚被告可以基于商业秘密等理由‚主张具有正当事由拒绝提供具体行为样态。

案件概要

专利权人的三项专利(以下简称″涉案专利″)涉及农药原药博斯卡利德(Boscalid)及吡唑醚菌酯(Pyraclostrobin)的新型晶型。涉案专利通过IR(红外光谱法)波段和熔点确定了博斯卡利德的新晶型‚并且通过X射线粉末衍射图谱中的特征峰确定了吡唑醚菌酯的新晶型。被告自2018年左右起‚从中国供应商处进口博斯卡利德和吡唑醚菌酯农药原药‚加工成农药成品‚并在韩国销售。

原告获取被告的农药成品‚进行了红外分析､X射线粉末衍射图谱测定及熔点测定‚并提交了相关检测数据‚以此主张被告产品中含有具有涉案专利的晶型物质。被告则辩称‚针对被告进口的博斯卡利德和吡唑醚菌酯原药与表面活性剂､粘合剂和填充剂等其他成分混合而成的成品进行分析‚无法准确测定涉案专利晶型的特征红外波段､熔点及X射线粉末衍射图谱中的特征反射‚测定值的准确性和可靠性无法保证‚认为原告的侵权主张缺乏充分证据支持。

法院的判断

针对上述争议‚法院首先判定被告进口的农药原药及其加工成的农药成品包含涉案专利权利要求限定的各技术特征(用于确定晶型的IR峰､熔点､X射线衍射图谱的特征峰)。

另一方面‚关于是否适用特许法第126条之2第1款‚法院认为‚原告通过对其可接触到的被告产品进行实验分析‚具体指明并主张了被告的侵权行为样态‚而被告否认了原告所主张的具体侵权行为样态‚因此‚根据特许法第126条之2第1款‚被告有义务提供自身的具体行为样态‚即被告所进口的博斯卡利德原药及成品中包含的博斯卡利德晶型信息等。

此外‚关于是否存在不能提供具体行为样态的正当理由‚法院指出‚被告仅笼统地主张无法信任原告的实验分析‚或仅称″被告不具备自行分析其进口的博斯卡利德/吡唑醚菌酯原药‚以确认该原药是否为涉案专利的结晶化合物的条件与能力″‚法院认为仅凭这些主张不足以认定被告具有无法提供具体行为样态的正当理由。因此‚法院依据特许法126条之2第4款‚认定原告所主张的具体侵权行为样态成立‚即被告进口的原药及成品包含涉案专利发明的全部技术特征‚判令被告停止侵权行为并支付损害赔偿。

评论

在本案中‚作为专利权人的原告能够在技术上对被告的农药成品进行分析‚确认其中包含落入涉案专利权利范围的晶型‚并通过此具体指出了侵权行为样态。基于此‚被诉侵权方也相应负有提供具体行为样态的义务‚而其却未履行该义务‚法院据此认定专利权人所主张的侵权行为样态真实‚促进了审判的迅速进行‚具有平衡专利侵权中双方举证责任‚提高司法效率的重要意义。