大法院基于(1)独占性普通许可仅是针对专利权等的权利‚故否定原告对特定产品享有独占性制造､销售的独占性普通实施许可‚(2)确定因多个知识产权侵权行为引起的损失时‚应按各项权利分别计算损害赔偿额等理由‚推翻了下级法院的二审判决‚并将案件发回二审法院(大法院2024.10.25‚判决2023Da280358)。

【事实关系】

2003年4月‚原告与案外人签订许可合同‚该合同授权原告使用与特定混凝土砖(″涉案产品″)有关的技术诀窍､两项发明专利权､外观设计专利权和商标权‚在韩国国内制造､销售涉案产品。该合同还约定‚原告可授予韩国国内的第三方分许可‚且若在韩国国内发现第三方侵犯上述发明专利权等权利时‚原告应采取措施制止该等侵权行为。2013年7月‚原告从该案外人处取得了上述发明专利权､外观设计专利权和商标权的独占实施许可。

2005年6月6日‚原告与被告签订合同(以下简称″涉案合同″)‚授权被告在韩国国内制造､销售涉案产品‚并约定被告按涉案产品净销售额乘以各产品的技术费率来支付技术费。2015年2月10日‚原告以被告未支付部分技术费为由通知解除了涉案合同。尽管收到了解除通知‚被告仍继续制造､销售涉案产品。

随后‚原告提起诉讼‚要求被告支付截至合同解除时(即2015年2月10日)的未付技术费约2.6亿韩元‚以及赔偿自该日起因被告侵犯原告对涉案产品的独占性普通实施许可及针对发明专利权､外观设计专利权､商标权的独占实施许可造成的损失约3.6亿韩元。

一审法院(大邱地方法院)：支持原告的全部诉讼请求

一审法院认为‚被告有义务向原告支付拖欠的约2.6亿韩元技术费。合同解除后‚被告继续制造､销售涉案产品的行为‚侵犯了原告享有的涉案产品的独占性普通实施许可及针对发明专利权､外观设计专利权､商标权的独占实施许可。因该侵权行为给原告造成的损失‚确定为涉案合同约定的技术费金额约3.6亿韩元。

二审法院(特许法院)：与一审类似‚支持原告的大部分诉讼请求

与一审逻辑类似‚二审法院认定被告有义务向原告支付2015年2月解除合同之前的未付技术费‚以及在解除合同之后侵犯针对涉案产品的独占性普通实施许可等所造成的损害赔偿金。由于原告在二审阶段增加了索赔额‚未付技术费增至约3.9亿韩元‚损害赔偿额增至约5.8亿韩元。

在计算因侵权行为造成的损失时‚二审法院认为‚本案虽已确认发生损害事实‚但由于查明事实以证明损失额极为困难‚故酌情确定了损失额(《商标法》第110条第6款)。鉴于水泥行业的一般边际利润率约为45%‚远高于涉案合同中规定的技术费率(净销售额的5%至7%)‚损失额明显超出原告的请求金额‚故维持了原告依据涉案合同技术费率提请的损害赔偿金额(约5.8亿韩元)。

大法院判决(最高法院)：
关于独占性普通实施许可：否定

独占性普通实施许可仅是针对专利权等的权利‚而非针对特定产品的权利‚因此‚将特定产品的独占性制造､销售权称为独占性普通实施许可是不妥当的。二审法院应适当行使释明权‚明确原告所主张的被侵害的独占性普通实施许可的含义‚然后基于原告的主张审理其是否获得了该权利。即便将原告所称被侵害的独占性普通实施许可理解为″独占性实施对涉案产品享有的专利权等的权利″‚结合本案事实来看‚原告是否拥有该独占性普通实施许可仍不明确。

关于损害赔偿额的计算：推翻二审法院的判决

即使债权人对同一债务人有多项债权‚只要这些债权发生时间和发生原因等不同‚即属于各自独立的债权‚构成独立的诉讼标的‚并且针对每项债权债务人可主张的抗辩可能不同‚因此‚作为原告的债权人必须明示每项损害赔偿债权的请求金额‚法院也应按各损害赔偿债权分别认定具体金额。即使债权人只对多项损害赔偿债权中的一部分提出主张‚也同样适用这一法理(大法院2007.9.20宣告的2007DA25865判决‚大法院2008.10. 9.宣告的2007DA5069判决等)。

涉案合同解除后‚原告对被告制造､销售涉案产品的行为‚提出了侵犯商业秘密､两项发明专利权独占实施许可､外观设计专利权独占实施许可､商标权独占实施许可及独占性普通实施许可的损害赔偿请求。但对于损害赔偿金额‚原告仅请求了上述六项损害赔偿债权的合计金额的一部分‚并未按各项损害赔偿请求权分别列出具体的请求金额。二审法院应适当行使释明权‚要求原告明确各侵权行为对应的请求金额‚然后审理各损害赔偿请求权是否成立‚并在成立的情况下‚计算各损害赔偿请求权的赔偿金额。

评论

结合大法院的本案判决‚在取得产品相关许可时‚应明确被许可方所享有的知识产权‚并按各项权利进行区分‚而非泛泛地将许可的权利表述为对产品的独占性制造､销售权。在针对侵犯该许可权的行为进行维权时‚应分别主张许可中包含的各项权利的侵权情况及索赔金额。