针对以自行公开为由的不丧失新颖性例外的效力，韩国大法院认定：（1）即使仅对首次自行公开的发明主张不丧失新颖性例外，只要其他已自行公开的发明与首个自行公开的发明处于同一性范围内，那么，其他已自行公开的发明也适用不丧失新颖性例外的规定；（2）为适用不丧失新颖性例外的规定，自行公开的发明不必与实际申请的发明完全相同（大法院2025. 5. 29.宣告2023Hu10712判决）。

  事实关系

(1)  原告是名为“体外诊断检体过滤器用盒子”的实用新型专利（以下简称“涉案实用新型”）的专利权人。原告于2018年7月5日申请涉案实用新型专利时主张了两项不丧失新颖性例外：针对包含在试剂模型1中的“体外诊断检体过滤器用盒子的盖部”于2017年11月10日的出口行为，以及包含在试剂模型2中的“体外诊断检体过滤器用盒子”的韩国国内销售行为。试剂模型1仅包含试剂模型2的体外诊断检体过滤器用盒子中的“盖部”（以下称试剂模型1的盖部为“在先实用新型5”，称试剂模型2的检体过滤器用盒子为“在先实用新型1”）。试剂模型2在韩国国内销售以后，试剂模型3亦在申请涉案实用新型之前在韩国国内销售，但并未申请对试剂模型3的销售行为适用不丧失新颖性例外。试剂模型2和3的区别，仅在于检测的病毒种类不同，检体过滤器用盒子完全相同（以下称试剂模型3的检体过滤器用盒子为“在先实用新型2”）。被告基于在先实用新型1、2等向韩国特许审判院提起无效宣告请求。韩国特许审判院以涉案实用新型因在先实用新型1而丧失新颖性为由，宣告涉案实用新型专利权无效。

(2)  原告不服无效宣告决定，向韩国特许法院提起诉讼。经审理，特许法院认定：a）现有证据不足以证明在先实用新型1在涉案实用新型的不丧失新颖性例外适用日之前已被公开；b）除了检测的病毒不同，在先实用新型2的结构和形状与主张适用不丧失新颖性例外的试剂模型2中的“体外诊断检体过滤器用盒子”相同，因此，可认为具有同一性，且对同一检体过滤器用盒子的后续公开行为应视为系基于首次公开行为；c）在先实用新型5仅包含涉案实用新型（体外诊断检体过滤器用盒子）的部分技术特征（盖部），但根据不丧失新颖性例外的规定，自行公开的实用新型并不要求必须包含实际申请的实用新型的全部技术特征。基于上述理由，不丧失新颖性例外的效力可及于在先实用新型1、2、5，据此，韩国特许法院支持了原告的请求，撤销了韩国特许审判院的无效宣告决定。

  韩国大法院的判断

《韩国实用新型法》第11条准用的《韩国特许法》第30条第1款第1项是关于不丧失新颖性例外的规定。结合该规定的文义和立法目的，有权获得专利的人在《韩国特许法》第30条第1款规定的12个月期限内，即使实施了多次自行公开的行为且仅对其中最早自行公开的发明按照程序申请了不丧失新颖性例外，如果其他已自行公开的发明与最早自行公开的发明处于具有同一性的范围内，则不丧失新颖性例外的效力可及于其他已自行公开的发明。

另外，该规定还明确区分了不丧失新颖性例外所适用的“自行公开的发明”与作为申请对象的“实际申请的发明”。这是考虑到实际申请的发明可能在自行公开的发明公开之后，通过进一步的研发或改良，在技术特征和效果上可能会与自行公开的发明有所差异。因此，为适用不丧失新颖性例外的规定，并不要求“自行公开的发明”必须与“实际申请的发明”完全相同，或必须对“自行公开的发明”本身进行专利申请。

基于上述法理，韩国大法院认定原审判决并无错误，不丧失新颖性例外的效力及于在先实用新型1、2、5，不破坏涉案实用新型的新颖性。

  评论

在本案中，针对以自行公开为由主张适用不丧失新颖性的例外，韩国大法院认定：(1) 若存在多次自行公开行为，即使仅对首次公开行为主张不丧失新颖性的例外，其效力仍可及于具有同一性的后续公开行为；(2) 即使“自行公开的发明”与“实际申请的发明”不相同，仍可适用不丧失新颖性例外的规定。

(1)  关于多次自行公开行为，《韩国专利审查标准》规定，原则上应对每一次公开行为逐一申请适用不丧失新颖性例外的规定，但若后续公开行为与最初公开行为存在密切不可分割的关系，则对后续公开行为可免于提交证明文件。这意味着，现有规定要求，至少在申请时应对所有自行公开行为申请适用不丧失新颖性例外。韩国大法院以及原审特许法院作出的判决，对不丧失新颖性例外的程序要求持宽松态度，预计本次判决可能使专利申请实务发生变化。

(2)  实践中，大多是针对与“自行公开的发明”相同的“实际申请的发明”主张适用不丧失新颖性例外。但也存在自行公开之后，通过研发等过程，对不具有同一性的改良的发明进行专利申请的情形。结合此次韩国大法院判决的主旨，为防止因自行公开导致破坏新颖性及创造性，对改良的发明进行申请时，建议对自行公开的发明一并主张不丧失新颖性例外。