概要

在争议焦点为陶瓷焊接衬垫的数值限定发明是否具有创造性的案例中，韩国大法院（最高法院）认为，若对比文件对于涉案专利的技术特征给出了反向教导或同时记载了涉案专利技术特征的优缺点，则不应认为对比文件中存在使得本领域普通技术人员有动机改进以得到涉案专利的启示或暗示，除非是“事后诸葛亮”否则就不应该否定涉案专利的创造性(大法院2021.12.10.宣告2018Hu11728判决)。

事实关系

涉案专利涉及一种陶瓷焊接衬垫，其特征在于：“主要成分为50~70wt%的SiO2、15-35wt%的Al2O3、8-15wt%的MgO、0.5~3wt%的CaO，由Fe2O3、K2O和Na2O组成的其他成分在0.5~5wt%的范围内，耐火度为SK 8-12，圧缩密度为2.0-2.4g/cm3，吸收率低于3%”。

对比文件1公开了一种以“由45~70wt%的SiO2、15~40wt%的Al2O3、5~30wt%的MgO和0.3~2wt%的CaO组成，耐火度为SK 11-15，气孔率为20%~40%”为主要技术特征的焊接衬垫，但未提到压缩密度和吸收率。

涉案专利被提起无效审判（无效宣告请求), 特许审判院认为对比文件1存在技术启示，否定了涉案专利的创造性，作出了支持了无效请求的审决。涉案专利的专利权人不服，向特许法院提起了请求撤销审决的诉讼。特许法院认为，虽然对比文件1未记载压缩密度和吸收率的数值范围，但参照该技术领域的其他现有技术(对比文件3等)可知，为满足该技术领域理所当然应考虑的条件，上述数值范围是可以通过单纯反复试验获得的，而且因为没有可供确认数值范围前后具有临界性意义的效果差异的说明书记载或其他证据，从而无法认定数值限定所导致的技术效果的显著性，因此判定涉案专利没有创造性，维持了无效审决。

对此，涉案专利的专利权人进一步向大法院提起了上诉。

韩国大法院的判决

大法院基于下述理由，判定涉案专利的创造性不应该因对比文件1而被否定，并裁定撤销原判决：

• 对比文件1对涉案专利的压缩密度和吸收率没有任何记载。而对于低于20%的低气孔率，对比文件1中则记载了反向教导，因此本领域普通技术人员很难想到将对比文件1的气孔率降低到20%以下从而降低与气孔率成比例关系的吸收率。
• 根据对比文件3的记载，低吸收率即有优点也有缺点，因此上述内容很难被认为提供了启示或暗示，以使得本领域普通技术人员有动机朝降低对比文件1的吸收率方向进行改进。
• 若本领域普通技术人员采用与对比文件1相同的低吸收率(与气孔率成比例关系)，并摈弃对比文件1中的相对较高范围的气孔率的话，不仅会破坏对比文件1中的耐火度与气孔率之间的有机结合关系，也没有可供预测由此产生的效果的证据。
• 根据涉案专利说明书的记载，与不符合专利发明的构成要件的比较例相比，实施例的焊接效果均良好，在内裂缝及母材的冲击强度方面也取得了良好的效果。

最终，大法院综合上述情况判定：站在本领域普通技术人员的角度，除非在已知涉案专利内容的前提下进行“事后诸葛亮”式的判断，否则很难基于对比文件1轻易得出涉案专利的技术方案，因此不能因对比文件1而否定涉案专利的创造性。

金张评论

韩国发明专利实务操作中，向来将“数值限定发明（以数值范围特征限定技术方案的发明）”归为特殊类型，并适用非常严格的创造性判断标准。具体而言，对于数值限定发明，一般在认为技术特征本身不具有非显而易见性的前提下，若发明的技术方案与对比文件相比，只有具有不同类型的技术效果，或者具有相同类型的技术效果时只有当数值范围内外具有临界意义（即当技术效果属于同种类型时，数值范围特征导致的技术效果具有能起到显著影响作用的差异性）的情况下，才能认定具备创造性。尤其是在要求具有临界意义的情况下，证明这一点在实践中非常困难，因此，数值限定发明的创造性往往容易被否认。

在本案中，原审判决(特许法院的判决)根据以往的实务操作，适用了严格的创造性判断标准。即，虽然对比文件1没有明确记载专利发明的数值范围，但考虑到该技术领域的公知常识，该数值范围是本领域普通技术人员通过反复试验容易得出的，且没有证据可以认定该数值范围的临界意义，以此否定了涉案专利的创造性。

但是，大法院基于一般创造性判断的法理，认为对比文件1的记载内容中存在反向教导，从而难以推导出涉案专利的数值范围，并且不存在使得本领域普通技术人员基于对比文件1的技术方案作出改进的启示或暗示，因此判定涉案专利数值限定的技术特征具有非显而易见性，认可了专利发明的创造性。关于效果，也仅查看了技术特征是否具备技术效果，并没有考虑专利发明的数值范围是否有临界意义。即，按照之前对数值限定发明要求数值范围具有临界意义的严格创造性判断标准，涉案专利的创造性是难以得到认定的，但大法院并没有遵循这些标准，而是适用了一般的创造性判断标准，认可了涉案专利的创造性。

此次大法院的判决进一步明确了对于被归类为特殊类型的发明，也应适用一般的创造性判断法理的原则。本所期待本判决能够成为一个契机，给仅因被归类于数值限定发明或选择发明等就一律机械地适用严格的创造性判断标准的现行实务操作带来变化。