最近、韓国大法院は方法発明に対する特許権の消尽の認定根拠を説示し、その根拠をもとに方法発明に対しても特許権の消尽が認められると判示した。(大法院2019.1.31.言渡し2017ダ289903判決)

事実関係

原告は発明の名称が「摩擦移動溶接方法及び摩擦移動熔接用プローブ」である特許発明の特許権者である。2006年12月18日に原告と参加人は特許発明を実施するための装備を製造・販売することができるようにする実施権設定契約を締結した。被告は参加人から2008年5月15日に第1溶接機を買収し、2013年4月11日に第2溶接機を買収して使用した。

原告は、被告が特許権を侵害したという理由を挙げて2008年5月15日から特許権存続期間満了日付近である2014年12月31日までの特許発明の実施料相当額の支払いを請求した。これに対して被告は、特許権者である原告が参加人に本件溶接機の製作・販売を許諾し、被告会社はこのような参加人から溶接機を購入したので、原告の特許権は消尽し、よって被告会社が本件溶接機を利用して特許発明を実施する行為は特許権侵害に該当しないと主張した。一審及び二審ではいずれも被告の特許権消尽の抗弁を受け入れて原告の損害賠償請求を棄却し、原告はこれを不服として大法院に上告した。 

大法院の判断

大法院は『「物を生産する方法の発明」を含む「方法の発明」に対する特許権者などが国内でその特許方法の使用に使われる物を適法に譲渡した場合であって、その物が方法の発明を実質的に具現したのであれば、方法の発明の特許権はすでに目的を達成して消尽したので、譲受人などがその物を利用して方法の発明を実施する行為に対し特許権の効力が及ばない。』と判示した。

具体的に、大法院は方法の発明を実質的に実現した物が譲渡された場合、特許権の消尽が認められる理由を次の通り説示した。
「方法の発明も、そのような方法を実施できる装置を通じて物に特許発明を実質的に具現することが可能であるが、方法の発明が実質的に具現された物を特許権者などから適法に譲り受けた譲受人などがその物を利用して方法の発明を実施する度に特許権者などの許諾を受けなければならないのであれば、その物の自由な流通及び取引の安全性を阻害することがある。そして特許権者は特許法第127条第2号によって方法の発明の実施にのみ利用される物を譲渡する権利を事実上独占している以上、譲受人などがその物に方法の発明を使うことを予想してその物の譲渡価格または、実施権者に対する実施料を決めることができるので、特許発明の実施代価を確保することができる機会も与えられている。また、物の発明と方法の発明は実質的に同じ発明の場合が少なくなく、そのような場合、特許権者は必要に応じて特許請求項を物の発明または方法の発明として作成することができるので、方法の発明を特許権の消尽対象から除外する合理的な理由がない。むしろ方法の発明を一律的に特許権消尽対象から除外するのであれば、特許権者は特許請求項に方法の発明を挿入することによって特許権の消尽を容易に回避できることになる。」

「ある物が方法の発明を実質的に具現したことかどうかは、社会通念上認められるその物の本来の用途が方法の発明の実施のみで他の用途はないかどうか、その物に方法の発明の特有な解決手段が基づいている技術思想の核心に該当する構成要素が全て含まれたかどうか、その物を通じて成り立つ工程が方法の発明の全体工程で占める割合など、上記の各要素を総合的に考慮して事案に応じて具体的・個別的に判断しなければならない。」

このような判断基準の下で、大法院は下記のような事項を考慮して特許権消尽が認められると判断した。

(1)本件の各溶接機の本来の用途は本件特許発明を実施することだけで、本件各溶接機に社会通念上通用して承認されることができる経済的、商業的または、実用的な他の用途が存在するとは認め難い。

(2)本件の各溶接機を通じてなされる溶接工程は本件特許発明の全体工程にわたり、本件各溶接機のプローブとプローブピンが本件特許発明で限定した形状及び傾きをいずれも備えており、本件の各溶接機が本件特許発明によって達成される作用効果を現わすので、本件の各溶接機は本件特許発明の特有な解決手段が根拠とする技術思想の核心に該当する構成要素を全て含むものと言える。

(3)原告は原告補助参加人(以下「参加人」とする)との間に本件実施契約を締結して本件特許発明を実施するのに適した装備を製造・販売する権限を参加人に明示的に付与したので、参加人が被告の会社に本件の各溶接機を販売したことは特許権者である原告の許諾の下になされた適法な譲渡に該当する。

コメント

特許権の消尽に関し、韓国において過去に言い渡された大法院判決としては、物の発明に対し特許発明が具現された物を適法に譲渡した場合に、譲渡された当該物に対しては特許権の消尽を認めた判例が既に存在している。これに対し、今回の大法院判決は、方法の発明に対して特許権の消尽の認定可否について明確に判断した初めての判例であった。本判決を通じて大法院は、方法の発明の特許権の消尽を認定するための判断基準(その方法の発明に使われる物が特許発明を実質的に具現したことであること)も明らかにしており、この点でも本判決の意義があるといえよう。