宿泊業者とその利用者を仲介するプラットホーム営業方法の特許発明に対し、産業上利用の可能性は認められたものの、特許権者が出願前に発表した広報用広告記事によって進歩性は否定された(特許法院2021.6.17言渡し2020ホ2314判決)。

事実関係

(1) 2020ホ2314無効審決取消訴訟の原告の特許発明は、宿泊サービス提供方法およびシステムに関するものである。
(2) 被告は、対象特許の請求項13において特定の客室を「マイルーム(MY ROOM)」として選定する段階は人間の行為を意味するため産業上の利用可能性がなく、出願前に原告が発表した広報用広告記事の内容などで公知となった技術から容易に発明することができるため進歩性がないと主張した。

特許法院の判断

産業上利用可能な発明であるか否かについて、請求項1にはサービスサーバが「宿泊業者の客室のうち一部の客室を賃借し、賃借した客室をマイルーム(MY ROOM)として選定する」と明示的に記載しており、マイルーム選定が人間の行為でないサービスサーバの機能であることが分かり、上記「賃借」および「マイルームとして選定する機能/段階」はサービスサーバと宿泊業者端末で実行可能なものとしてコンピュータソフトウェアなどを通じて構成することができるものである。これを本件特許発明の出願当時の技術水準などに照らすと、そのように構成するのに技術的困難性があるとは認めにくいため、サービスサーバーと宿泊業者端末によって具現されると見るのが相当であると判断して、産業上利用可能な発明ではないという被告の主張は認容されなかった。

一方、発明の進歩性について、原告は、本件特許発明においてサービス提供者は宿泊業者にマイルームに対する賃貸料を支払わないのに対し、本件特許発明の出願日前にマイルームサービスに関して原告の公開した内容が掲載された記事は、マイルームに対する賃貸料の支払いをするか否かに関して差異があると主張している。これについて証拠および弁論全体の趣旨によって把握できる事情などを総合すると、本件特許発明の請求範囲に記載された「マイルーム(MY ROOM)」は、サービス提供者が宿泊業者に賃貸料を支払わないで賃借した客室のみを意味するとは認めにくいため、この部分の原告の主張は理由がないと判断して、進歩性があるとの原告の主張は認容されなかった。

コメント

本件の主な争点は、営業方法に関する発明の産業上利用の可能性判断に関する部分と、出願前に公開された広報用広告記事の内容が先行文献と認定されて、これにより進歩性が否定された部分である。
特許法院は、本発明の産業上利用の可能性を判断するのにおいて、サーバーと宿泊業者端末で実行可能なようにコンピュータソフトウェアなどを通じて構成されているか否かを基準として判断した。この点は、本発明のような営業方法(BM)に関する特許を出願しようとする場合において、請求項を作成するのに参考にする必要があろう。  
一方、本件は特許出願前に公開した記事によって進歩性が否定されたのであるが、望ましくは、製品/サービスを広報する前に特許出願を予めしておく必要があったと言うことができ、やむを得ず特許出願前に広報記事が公開された場合には、新規性喪失の例外規定の適用を特許出願時に主張しておくことが望ましかったと言える。