韓国大法院は、請求項の機能的表現の解釈について、明細書及び出願経過を参酌すると請求項の文言どおり解釈するのは明らかに不合理であり、出願された技術思想の内容、明細書の記載、出願人の意志、第三者に関する法的安定性を参酌すると、請求項の機能的表現を明細書により制限して解釈するのが妥当と判断した(大法院2025.7.17.言渡し2023フ11340判決)。
事実関係
本件特許は「自己洗浄可能な浄水器」に関し、争点に関連する請求項1(以下、「本件発明」)とこれに対応する明細書の記載は次のとおりである。
| [請求項1] (前略)濾過部で濾過された水を利用して貯蔵タンクを洗浄することができるように貯蔵タンクに連結され、洗浄手段を具備する洗浄部を含み、(省略)自己洗浄可能な浄水器。 [発明の詳細な説明] 洗浄手段は、洗浄物質又は殺菌物質を希釈して貯蔵タンクに供給することができる。洗浄手段に流入した、濾過部で濾過される水に対し、洗浄手段に含まれた洗浄物質又は殺菌物質が希釈される。洗浄物質又は殺菌物質が希釈され濾過された水が、貯蔵タンクに供給されて、貯蔵タンクが洗浄又は殺菌される。 |
本件特許は分割出願により登録された特許であり、原出願と分割出願の各出願経過は次のとおりである。
| [原出願での出願経過] 原出願に対して審査官は、先行文献により進歩性が否認される旨の拒絶理由を通知した。これに対して原告(出願人、特許権者)は、原出願の請求項1の「洗浄手段」を洗浄物質投与方式に明示的に限定する補正をした上で、請求項1の洗浄手段は洗浄物質を用いて洗浄をする一方、先行文献は電気分解で洗浄をする点で差があり、電気分解は洗浄物質投与方式に比べて時間と電力を消耗するため先行発明と構成及び効果に差があることを主張し、特許登録を受けた。 [本件分割出願での出願経過] 本件分割出願に対して審査官は、他の先行文献を引用して拒絶理由を通知した。原告(出願人、特許権者)は、原出願への対応とは異なり洗浄手段を洗浄物質投与方式に限定する補正はせず、それとは異なる構成において先行文献と相違する旨を主張して特許登録を受けた。 |
原告に対して被告は、被告の確認対象発明が原告の本件発明の権利範囲に属しない旨を主張する消極的権利範囲確認審判を請求し、請求認容審決(権利範囲に属しない)を受けた。これに対して原告は特許法院に審決の取消しを請求した。
特許法院(原審)は、本件発明の「洗浄手段」を「洗浄物質や殺菌物質を貯蔵タンクに供給して貯蔵タンクをきれいに洗うための方法又は、道具」と解釈し、確認対象発明は本件発明と均等関係にあってその特許権の権利範囲に属すると判断して上記審決を取り消した。
大法院の判断
関連法理:
特許発明の保護範囲は、請求の範囲に記載されている事項により定められ、発明に関する説明や図面等により保護範囲を制限又は拡張することは原則的に許容されない。ところで、請求の範囲に記載されている事項が通常の構造、方法、物質等ではなく、機能、効果、性質等のいわゆる機能的表現になっていて、その用語の記載のみで技術的構成の具体的な内容が把握できない場合には、その特許権の侵害判断や権利範囲の確認が問題になる局面で請求の範囲を文言どおり解釈すると明細書の他の記載に照らして明らかに不合理となる場合がある。請求の範囲に文言的に含まれると解釈されるもののうち、一部が発明に関する説明の記載によって裏付けられない場合や、又は出願人がそのうちの一部を特許権の権利範囲から意識的に除外していると認められる場合等がこれに該当する。この場合には、出願された技術思想の内容、明細書の他の記載、出願人の意思、第三者に対する法的安定性をあまねく参酌して特許権の権利範囲を限定解釈することができる(大法院2003.7.11.言渡し2001フ2856判決など参照)。
判断の要旨:特許権の権利範囲を制限解釈(権利範囲に属しない)
上記のような法理を説示した上で、大法院は、①本件発明の請求範囲に記載された「洗浄手段」という用語は「洗浄機能をする手段」という機能的表現であって、「洗浄手段」に文言的に含まれると解釈されるもののうち「電気分解方式で殺菌物質を生成して洗浄する手段」は発明の説明の記載により裏付けられず、②原告は原出願の出願過程で拒絶理由を克服するため、原出願の請求項1の「洗浄手段」には「電気分解方式で殺菌物質を生成して洗浄する手段」は含まれない旨の意見を提出し、その後で本件発明を出願したため、原出願の出願経過はその後、分割出願がされた本件発明の請求範囲を解釈する際にも酌量することができ、よって出願人である原告が特許権の権利範囲から意識的に除外した部分にも該当し、この「洗浄手段」を文言どおり解釈するのは明らかに不合理である。出願された技術思想の内容、発明の説明の記載、出願人の意思、第三者に対する法的安定性をくまなく考慮すると、本件発明の「洗浄手段」は「洗浄物質又は殺菌物質を内部に含み、その洗浄物質又は殺菌物質を濾過部で濾過された水で希釈しタンクに供給することで、貯蔵タンクを洗浄するための手段」と解釈することが妥当だとし、原審の判断には、特許権の権利範囲確認が問題になる局面において機能的表現が記載された請求範囲の解釈や、請求範囲の解釈時の出願経過の酌量等に関する法理を誤解する等により判決に影響を及ぼした誤りがあるとし、原審の破棄差戻しをした。
コメント
特許発明の請求範囲の解釈について従来より韓国大法院は、特許発明の保護範囲は請求範囲に記載されている事項により定められ、発明に関する説明や図面等により保護範囲を制限又は拡張するのは原則的に許容されない立場を取っている。ただし、機能的表現が含まれる請求項については、請求範囲を文言どおりに解釈すると、明細書の他の記載や出願経過等を考慮したときに明らかに不合理と認められる場合があり、その場合は特許権の権利範囲を制限解釈することができるという立場を取ってきた。すなわち本件は、請求範囲の解釈について従来の大法院の立場を再確認したものといえる。
その上で、本件判決は、大法院が原出願の発明に関する出願経過を、その後、分割出願がされた特許発明の請求範囲を解釈する際にも参酌できることを明確にしたという点で実務上の意義がある。したがって本件大法院判決によれば、特許出願の出願人は原出願の後に分割出願をする場面において、原出願での拒絶理由通知への対応が分割出願の権利範囲の解釈にまで影響を及ぼす可能性があることに留意する必要がある。分割出願を権利化で活用する場合には、原出願に対する拒絶理由通知への対応に加え、その後の分割出願での権利化を考慮に入れた出願ポートフォリオ全般にわたる戦略的対応が一層求められる。
