本件は、複合シート製品を生産及び販売する株式会社A(原告)が同種業を営む株式会社E(被告)を相手取り、相互協力契約違反に基づく損害賠償請求を提起した事件である。原告及び被告は相互協力契約を締結し、その中には被告が契約終了後に原告の特許技術を使用する又は類似製品を生産することができないようにする実施禁止義務約定が含まれていたところ、原告は被告が当該契約満了後も特許技術を無断で使用し類似製品を生産・販売して損害を被ったと主張した。これに対して被告は、当該特許は無効であり、上記契約は効力を喪失しており、被告が実施した具体的な形態は自由実施技術であることから、上記契約には違反してはいないと主張した。法院は、特許無効が確定したとしても実施禁止約定は無効が確定する時までは失効されずに有効に存続し、被告は実施禁止義務に違反したものと判断した(特許法院2024.6.27言渡し2022ナ1975及び大法院判決2024.11.20言渡し2024ダ270105)。

事実関係

１）契約締結及び終了
原告A社と被告E社は2009年2月27日、複合シート製品の共同生産・販売を目的として相互協力契約を締結した。被告E社は2013年8月8日頃、原告A社に対し、原告A社の追加意見がない場合には相互協力契約の延長をしない予定である旨の通知をした後、原告A社と被告E社の間で期間延長に関する合意は成立せず、当該相互協力契約は2014年2月27日に期間満了で終了した。その後、被告E社は関連製品の独自生産及び販売を進めた。

２）特許無効
被告は2014年2月27日、特許審判院に原告等を相手取り、本件特許2件に係る無効審判を請求し、それに伴う審判及び訴訟手続きを経て本件各特許は進歩性が否定され、2017年6月9日に特許無効が確定した。

３）本件相互協力契約の主な内容

特許法院及び大法院の判断

・特許法院の判断
①    契約の有効性及び終了後の効力
被告は特許無効が確定した後に契約の効力が消滅したと主張したが、法院は、契約締結当時において特許の有効性を保証しておらず、たとえ本件各特許が2017年6月9日に無効が確定したとしても、本件相互協力契約で定めた特許発明実施禁止約定は少なくとも本件各特許の無効が確定した2017年6月9日までは失効されず有効だと認めるのが妥当だと判断した。さらに、契約の生産禁止義務についても特許が有効か否かとは関係なしに効力を維持するとして、E社の主張を斥けた。

② 自由実施技術の抗弁の認否
被告が生産した製品が自由実施技術による製品に該当するとしても、それに基づく被告の主張は、本件相互協力契約違反による原告の損害賠償請求を阻止することができる権利濫用等の有効な抗弁としては認められないと判断した。

③ 特許技術侵害及び損害賠償責任
原告は被告が契約終了後に類似製品を生産・販売して特許技術を侵害したと主張したのに対し、被告は無効審判での訂正請求後請求項を基準として非侵害を主張した。特許法院は本件各特許の請求項を確定するのは当事者の意志解釈により決定される問題であることを鑑みると、2件の特許の訂正請求前請求項を基準として構成比較をすることが妥当だと判断し、被告製品が訂正前請求項を基準として原告特許を実施したと認定し、これによる損害賠償責任があるものと判断した。

・大法院の判断
①特許無効が確定したとしても、特許発明実施禁止約定は無効が確定する時までは失効されずに有効に存続する。
②被告は上記の期間、特許発明を実施し、又はこれを実施した製品に構造と作用効果が似て市場での代替の可能性がある製品を生産したため、特許発明実施禁止義務を違反したものと判断する。
③自由実施技術に基づいた抗弁は契約義務違反を正当化することはできないと判断する。

・特許法院と大法院の争点別比較分析

コメント

特許権者は製品の生産及び販売のために協力会社と契約を締結し特許技術の使用を許諾することがあるが、当該契約には、契約終了後の特許発明実施禁止約定を定めることがある。本件において大法院は、原告(特許権者)及び被告の協力契約に含まれる特許の無効が確定したとしても、契約の解釈に基づいて自動的に当該契約の効力が喪失するものではないことを再確認している。
本判決は、特許発明の実施契約及び相互協力契約をする上で、参考とすべき重要な判例として評価できる。特に大法院は、特許無効の成否とは関係なしに契約に明示された義務は効力を有すると判断しており、契約の独立的効力及び契約上の責任を強調している。また、被告が生産した製品を公知技術から導き出すことが技術的に可能であったとしても、そのことをもって契約で定められた義務は回避できないということを明示しながら自由実施技術の抗弁の限界を明確にしており、これらの点を留意したい。