請求の範囲に数値限定の構成を記載した特許発明に対して、原告が、数値限定範囲において臨界的意義または異質の効果が認められなければならない数値限定発明であることを前提として、先行発明により進歩性が否定され、数値限定の構成が発明の説明によって裏付けられないことを根拠に登録無効を主張した。これに対して特許法院は、特許発明の技術的特徴を実現する構成の結合関係が先行発明に開示されていないため特許発明が数値限定発明であると認めることができないとし、特許発明に進歩性欠如と記載不備の無効理由がないと判断した(特許法院2022.1.13.言渡し2020ホ7722判決)。

事実関係

被告は「自己発泡型化粧料組成物およびその製造方法」を発明の名称とする発明について、2019年3月21日に特許登録を受けた。原告は被告を相手取り記載不備と進歩性欠如を無効理由として無効審判を請求し、特許審判院は原告の無効審判請求を棄却する審決を下した。原告は棄却審決を不服として特許法院に審決取消訴訟を提起した。

特許発明は、原告の無効審判請求前に訴外第三者によって請求された特許取消申請事件の手続きの中で被告の訂正請求により訂正されており、訂正後の請求項1は次のとおりである(下線部分が訂正請求により訂正された箇所)。 

原告は、特許発明が数値限定発明に該当することを前提として、(1)構成要素2の「バブルが生じ始める時点から起算してバブル生成が最大水準になるまでの時間が5~40秒であり、生成されたバブルが消滅し始めて最小水準になるまでの時間が10秒~95秒」および構成要素3の「デシルグルコシドの含量が組成物全体の重量基準で0.1~3重量％」という各数値範囲は、発明の説明に記載されているものでなく、試験例が記載されてもいないため、特許発明は発明の説明によって裏付けられず、(2)特許発明は、主先行発明である先行発明1に先行発明2~5を結合して容易に発明できるため、その進歩性が否定されることから登録無効理由があると主張した。

特許法院の判断

特許法院は、特許発明が数値限定発明であると原告が主張して進歩性と記載不備の無効事由を争っているため、まず数値限定発明か否かについて判断をし、その上で無効事由を判断した。

1. 特許発明が数値限定発明であるか否かに対する判断
特許発明は、洗い落とすこと、または拭き落とすことなしに吸収させる化粧料組成物(保湿用化粧品)であって、フッ素化合物、ノニオン界面活性剤、デシルグルコシド、アニオン界面活性剤を特定の比率と含量により選択して組み合わせることで泡(バブル)が発生し消滅する時間を調節して皮膚温度を下げ、皮膚活性成分の吸収力を増加させ、血液循環を増進させて皮膚のトーンの改善および角質循環周期を活性化させ、皮膚改善効果を発揮する目的を達成することに技術的特徴がある。
このような特許発明の技術的特徴を具現する構成の結合関係(特にデシルグルコシドの有無および含量と自己発泡力との間の相関性、アニオン界面活性剤の含量とバブル生成および消滅時間の相関性等)は、先行発明に既に公知となったものではないだけでなく、その課題および効果も先行発明にそのまま示されておらず、公知となった発明の延長線上にあるとも認め難い。したがって、先行発明に特許発明の数値限定を除いた構成要素全部の有機的結合関係が開示されていない以上(単に本件特許発明の構成要素の一部が先行発明に部分的に開示されているだけである)、特許発明の構成要素それぞれに数値範囲が記載されているからといって、これを数値限定発明であるということはできない。すなわち、特許発明は、数値限定自体に臨界的意義がある発明ではなく、特許発明の効果を達成するための構成要件を実施するのに適した構成要素の配合比率を限定したことにその技術的意味があり、上記のような構成の有機的結合自体に進歩性が認められるか否かのみが問題となるものである。

2. 記載不備の主張に対する判断
請求の範囲に記載された構成要素が数値で限定されている場合であっても、数値限定がされたあらゆる範囲の構成および効果が実施例で存在していなければならないものではなく、特許請求の範囲を実施例に限定して作成しなければならないわけでもない。そして、発明の明細書に記載された実施例等から特許請求の範囲に記載された数値範囲の特性を理解して通常の技術者がこれを容易に実施できるのであれば、第三者が予想できない範囲に対して権利を請求するものであると見ることは困難である。本件特許発明が数値限定発明でない以上、記載不備に対する原告の主張は理由がない。

3.進歩性否定の主張に対する判断
特許発明の構成要素1のうちフッ素化合物およびノニオン界面活性剤の含有量比1：0.29～1.2と、構成要素3のデシルグルコシドの含有量は先行発明1に開示されておらず(差異点1)、構成要素2のバブル生成から最大水準になるまでの時間と消滅開始から最小水準になるまでの時間は先行発明1に開示されておらず(差異点2)、構成要素4のアニオン界面活性剤の含有量は先行発明1に開示されておらず、(差異点3)、特許発明は保湿用化粧品であるのに対して先行発明1は洗浄用化粧品で、その目的と機能および使用方式において違いがある(差異点4)。さらに、洗浄用化粧品である先行発明1に保湿用化粧品である先行発明2,3を結合することができるとは認め難く、先行発明1に同じ洗浄用化粧品である先行発明4,5を結合することは容易だとしても、そこから保湿用化粧品である特許発明を導き出すことはできないと言える。したがって、先行発明1を主な先行発明として特許発明の進歩性が否定されるという原告の主張は理由がない。また、先行発明間の結合が容易だとしても、通常の技術者が結合を通じて各差異点を克服するものと認められない。

上記のように、特許発明には記載不備および進歩性欠如による無効理由がないことから、原告の請求は理由がない。

コメント

特許発明に進歩性が認められる他の構成要素が付加されていてその特許発明での数値限定が補充的な事項に過ぎない場合や、数値限定を除外した両発明の構成が同一だとしてもその数値限定が公知となった発明とは異なる課題を達成するための技術手段としての意義を有し、その効果も異質な場合であれば、数値限定の臨界的意義はないという理由で特許発明の進歩性は否定されない(大法院2010.8.19.言渡し2008フ4998判決参照)。

すなわち、かかる韓国の判例によれば、請求の範囲に数値限定事項を記載している発明が、公知となった発明と数値限定の有無にのみ差がある場合に、数値限定発明として進歩性を認められるためには数値限定の臨界的意義が要求されるものの、他の構成要素が付加されている場合や、公知となった発明とは異なる課題および異質な効果を有する場合には、数値限定の臨界的意義がなくとも進歩性が認められ得る。

本事案の特許法院の判断も、上記の大法院判例を踏襲するもので、新しい法理に基づくのではない。具体的に特許法院は、特許発明の化粧料組成物はフッ素化合物、ノニオン界面活性剤、デシルグルコシド、アニオン界面活性剤を特定比率と含有量で選択して組み合わせることによって皮膚改善効果を発揮する目的を達成するのに技術的特徴を有するところ、これらの構成の結合関係、課題および効果は先行発明に開示されていないため、数値限定発明に該当しないと判断した。加えて、請求の範囲に数値限定事項を記載した特許発明の記載要件については、明細書に記載された実施例等から通常の技術者が特許発明を容易に実施できるのであれば、請求の範囲において数値限定がされたあらゆる範囲の構成および効果が実施例として記載されていることまでは要求しなかった。本判決は、数値限定事項を記載した特許発明についての具体的な判断事例を示したものとして、実務上参考に値する。