原告は、コンクリートブロックに関連する複数の知的財産権(特許権、デザイン権、商標権、ノウハウ)について訴外人から実施許諾を受け、後に特許権、デザイン権、商標権について専用実施権も取得した。原告は、被告に対して上記知的財産権に関する再実施権を許諾し、被告の実施分について所定の技術料を受け取る契約を結んだ。その後、原告は被告が技術料の一部が未払いであるという理由から契約を解除し、契約解除以前の期間については未払い技術料の支払いを、契約解除以降の期間については専用実施権及び独占的通常実施権の侵害に基づく損害賠償の支払いを求める訴訟を提起した。一審と二審(原審)は原告の請求を大部分認めたが、大法院は原告には独占的通常実施権が認められないこと、及び複数の知的財産権侵害に基づく損害賠償額の算定においては知的財産権別に損害額を算定すべきであることなどを理由に二審判決を破棄し、事件を二審に差し戻した(大法院2024.10.25.言渡し2023ダ280358)。

事実関係

原告は2003年4月ごろ、訴外人との間で特定のコンクリートブロック及びそのブロックの製造に使用される金型などの工具(以下「本件製品」)に関する技術ノウハウと2件の特許権(以下「特許権1」及び「特許権2」)、デザイン権(以下「デザイン権1」)、商標権(以下「商標権1」)を使用して原告が本件製品を国内で製造・販売できるよう実施許諾を受けるライセンス契約を締結した。この契約には、原告が国内の第三者にサブライセンスを許可することもでき、国内で第三者による上記特許権、デザイン権の侵害が発見された場合、原告がその侵害を防ぐ措置を講じる必要があるという内容が含まれていた。原告は、2013年7月に、特許権1、特許権2、デザイン権1、商標権1について訴外人から専用実施権を取得した。

一方、原告は2005年6月6日、被告が本件製品を国内で製造・販売できることとし、原告に対して本件製品の純売上高に各製品ごとの技術料率を掛けて算定された技術料を支払うこととする契約(以下「本件契約」)を締結した。本件契約は2011年6月15日に終了するのが原則であり、双方の合意により延長できると規定されていたが、2011年6月15日以降、原告及び被告のいずれも契約延長や終了に関する明示的な意志表示をせず、被告は本件製品の製造・販売を続けながら原告に本件製品の技術料の算出書を送付し技術料を支払っていた。一方、原告は2015年2月10日、被告に技術料の一部未払いを理由として本件契約の解除を通知した。被告は、2005年6月6日から2015年2月10日までの間に本件製品を製造・販売した売上の一部を原告に通知せず、2015年2月11日以降もなお本件製品を製造・販売していた。これに対して原告は、2015年2月10日の契約解除時点までの技術料のうち未納分約2億6千万ウォン(後に二審で約3億9千万ウォンに増額)、及び当該時点以降の製造・販売分については原告の本件製品に対する独占的通常実施権及び特許権1、特許権2、デザイン権1、商標権1の各専用実施権の侵害に対して約3億6千万ウォン(後に二審で約5億8千万ウォンに増額)の支払いを求める本件訴訟を提起した。  

一審(大邱地方法院)は原告の請求を全て認容し、本件契約は原告の2015年2月の契約解除の意志表示によって解除されたとした上で、被告は原告が求める技術料未納分約2億6千万円ウォンを支払う義務があり、契約解除以降、被告の本件製品の製造・販売行為は原告の本件製品に対する独占的通常実施権及び特許権1、特許権2、デザイン権1、商標権1の各専用実施権を侵害したものであり、その侵害による原告の損害額は本件契約上の技術料相当額である約3億6千万ウォンであると認定した。

これに対し二審(特許法院)は原告の請求の大部分を認容し、一審と類似の論理で、2015年2月の原告の契約解除以前の期間については技術料未納分の支払い義務が、以降の期間についてはデザイン権1と商標権1に係る専用実施権及び独占的通常実施権侵害による損害賠償の支払い義務が被告にあることと認定した。ただし、特許権1は請求項の一部構成要件を満たしていないことにより非侵害と判断され、特許権2は進歩性が否定され無効となるべきことが明白であることから侵害が認定されなかった。権利侵害による損害額を算定するにあたり、その損害額を証明するために必要な事実を明らかにすることが極めて困難な場合に該当するとして法院の裁量により相当な額の損害額を定めたところ(商標法第110条第6項)、セメント分野の一般的な限界利益率(45%前後)が本件契約で定められた技術料率(純売上高の5%～7%)よりもはるかに高いことなどに照らすと損害額は原告の請求額を超えることが明らかであるとして、本件契約上の技術料に基づく原告の請求金額(約5億8千万ウォン)をそのまま認定した。

大法院の判断

独占的通常実施権について：否定
独占的通常実施権は特許権等を対象とする権利に過ぎず、特定の製品を対象とする権利ではないため、特定の製品を独占的に製造・販売できる権利に対して、独占的通常実施権という表現を使用するのは不適切である。原審は釈明権を行使して原告が侵害されたと主張する独占的通常実施権の意味を明らかにし、その上で原告が主張する権利が付与されたのかどうかを審理すべきであった。仮に原告が侵害されたという独占的通常実施権を「本件製品に関する特許権等を独占的に実施できる権利」と解したとしても、原告がそのような独占的通常実施権を有しているかどうかは不明である。原告と訴外人との契約には、訴外人が国内で原告を除く他の者に本件製品に関する特許権等に関する通常実施権を許諾することができないという明示的な内容はなく、訴外人が原告に黙示的に独占的通常実施権を許諾したとみるだけの事情もない。

損害賠償額の算定について：原審判断を破棄
債権者が同一の債務者に対して複数の損害賠償債権を有している場合でも、それらの損害賠償債権が発生時期と発生原因等が異なる別の債権である以上、これは別の訴訟に該当し、その損害賠償債権を各々の時効の起算日や債務者が主張できる抗弁が異なり得るため、これを訴えにより請求する債権者としては損害賠償債権別に請求金額を特定すべきであり、法院もそれにそって損害賠償債権別に認容金額を特定すべきで、このような法理は、債権者が複数の損害賠償債権のうち一部のみを請求している場合でも同様である(大法院判例2007.9.20.言渡し2007ダ25865号、大法院判例2008.10.9.言渡し2007ダ5069など)。

原告は、本件契約解除後における被告の本件製品製造・販売行為について、営業秘密侵害、特許権1の専用実施権侵害、特許権2の専用実施権侵害、デザイン権1の専用実施権侵害、商標権1の専用実施権侵害、独占的通常実施権侵害に関する損害賠償請求をした。しかし、損害賠償額に関しては上記6件の損害賠償債権の各損害額の合計のうちの一部を請求したのみで、損害賠償請求権別に請求金額がいくらかであるかを特定していなかった。原審は釈明権を行使して侵害行為に関する損害賠償請求権別に請求金額を具体的に特定した上で各損害賠償請求権に関する具体的な根拠を審理し、各損害賠償請求権が認定されるかどうかとともに、認定された場合には各損害賠償請求権の損害賠償額がいくらになるかを算定し判断すべきであった。しかしながら、原審はそのような審理・判断を行わず、商標権1の専用使用権侵害行為として認定される損害賠償額が原告の請求金額を超過するとの理由だけで、商標権1の専用使用権侵害行為を除外した残りの侵害行為に対する損害賠償額を具体的に算定しなかった。さらに原審は、原告の独占的通常実施権に係る被告の侵害に関しては漠然と被告が原告の独占的通常実施権を侵害したと認定するのみで、具体的にどの権利に関する独占的通常実施権を侵害したのかも明らかにしていない。このような原審の判断には、商標法第110条第6項に基づく損害額認定、損害賠償債権別の請求金額の特定及び算定に関する法理を誤解し、必要な審理を尽くさず、釈明権を行使しなかったことにより判決に影響を及ぼした誤りがある。

コメント 

本件で大法院は、実施許諾を受けた者の独占的通常実施権を認めず、複数の専用実施権等の侵害に対しては各損害賠償債権別に請求金額を具体的に特定すべきとして、二審判決を破棄し事件を二審に差し戻している。

このうち独占的通常実施権については、韓国の特許法(デザイン法、商標法も同様)には、実施権の種類として専用実施権(特許法第100条)、通常実施権(特許法第102条)の2つを規定している。ただし当事者間で通常実施権を付与する際に第三者に通常実施権を付与しない旨の不作為義務を負うように明示的又は黙示的に約定することは可能であり、これは一般に「独占的通常実施権」と呼ばれている(大法院2020.11.26言渡し2018ダ221676)。第三者が独占的通常実施権の存在を知りながらも違法に当該発明を実施することで独占的通常実施権者の利益を害した場合には、不法行為による損害賠償責任を負い得る(特許法院2018.2.8言渡し2017ナ2332)。
こうした法理に基づいて大法院は、「独占的通常実施権」は特許権等を対象とする権利であって特定製品を対象とする権利ではないとし、本件ライセンス契約の内容においては第三者に通常実施権を付与しない不作為義務について明示的又は黙示的に約定したものとは認められないため、原審の判断を支持することができないと判断した。こうした判決の態度を鑑みると、特許権等の通常実施権契約の際に第三者に対して通常実施権を付与しない義務を含める場合には、両者間の合意に基づいてその事項を明示的に記載しておくことが望ましいといえる。

また、複数権利の侵害における損害賠償額の算定に関して大法院の見解は、債権者が同一の債務者に対して複数の損害賠償債権を有している場合において、それらが別々の債権であるならば別の訴訟に該当し、損害賠償債権別に請求金額を特定すべきであるとしている。本件の原審判断では、商標権の専用使用権侵害のみによって認定される損害賠償額が原告の請求金額よりも大きいことが明らかであるとして当該請求金額の全額を損害賠償額として認定したが、大法院はこれを違法と判断した。複数の権利に対する侵害に基づく損害賠償額請求をする際は、権利別に損害賠償請求金額を特定すべきであることに留意すべきであろう。